活動名稱

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主辦單位

舉辦地點

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1. 為及時反映審查實務之需要，齊一見解並精進審查品質，修正專利審查基準第二篇發明專利實體審查第1章「說明書、申請專利範圍、摘要及圖式」及第五篇舉發審查第1章「專利權之舉發」部分內容，期使審查基準更臻完善。
2. 本基準修正草案及草案劃線版、修正重點說明及修正前後對照表請於下方下載。對本基準修正草案預告內容有任何意見或修正建議者

• 判決結果：

原告之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

• 實體事項：

原告主張：

原告為中華民國專利公告第M501449號「具有鍊條鬆弛感應機制的迴轉式欄污柵」新型專利（下稱系爭專利）之專利權人，專利權期間自104年5月21日至113年11月24日止。系爭專利已取得比對結果代碼為6：「無法發現足以否定其新穎性等要件之先前技術文獻」之新型專利技術報告。被告於102年間曾以「迴轉式攔污柵」（下稱系爭產品）投標「台灣電力公司（下稱台電公司）大林電廠更新改建計畫ME07循環水進水口區攔污設備製造安裝工程」（下稱另案工程），原告獲悉被告所施作之另案工程有侵害系爭專利之情形，經原告提起訴訟，經本院以113年度民專上更一字第4號民事判決認系爭產品落入系爭專利請求項1至4、9之均等範圍，被告上訴最高法院後遭駁回而確定。被告於107年9月28日另以系爭產品投標「大潭電廠7、8、9號機抽水機房暨進出水暗渠等新建工程」（下稱系爭工程），並安裝系爭產品於系爭工程持續運作迄今，且依本院函詢中華工程有限公司之回復，系爭產品在系爭工程之總價為4,739,940元，參照財政部公布之107年度營利事業各業所得額暨同業利潤標準之廢（污）水處理業之淨利率為15%，依此計算被告就系爭工程獲有7,108,641元之利潤，爰依專利法第120條準用同法第96條第3項、第97條第1項第2款之規定，提起本訴訟。

  並聲明：

如前開更正後之聲明，訴訟費用由被告負擔，原告願供擔保請准宣告假執行。

被告答辯：

原告雖以鑑定報告證明系爭產品侵害原告所有之系爭專利，然原證7之鑑定報告僅以操作手冊為比對對象，原告並未舉證證明系爭產品之實際組成構件、作用、效果與系爭專利確實相同，鑑定報告不得用以證明系爭產品侵害系爭專利。另經被告以系爭產品與系爭專利比對，系爭產品與系爭專利技術手段不同，系爭產品之感應齒輪設計方式與系爭專利請求項1之觸動桿要件不同，且二者之功能亦不相同，另系爭專利請求項1並無原告所稱之「摩擦」二字，且依據系爭專利申請時的通常知識，系爭產品與系爭專利之機動作本質截然不同，二者差異並非能輕易變更完成，系爭專利未落入系爭專利請求項1之均等範圍。況系爭專利有附表一所示證據如附表二之證據組合分別可證明系爭專利不具新穎性、進步性或為專利權效力所不及，系爭專利既有撤銷之原因，原告不得對被告主張權利。又系爭專利發明僅在升降驅動裝置之改良，將升降搖臂升降桿裝置位於底板之下方的部分均設在防護罩內，使升降驅動裝置運作穩定，降低故障率，系爭專利發明貢獻度僅得就升降驅動裝置改良部分求償等語置辯。

  並聲明：

原告之訴及假執行之聲請均駁回，訴訟費用由原告負擔。

• 不爭執事項

㈠ 原告為系爭專利之專利權人，專利期間自104年5月21日至113年11月24日止。

㈡ 台電公司前於102年間就另案工程之標案公開招標，由被告以系爭產品單價金額400萬元（未稅）、總價金額2,400萬元得標，並將系爭產品安裝、施作於系爭工程完畢。

㈢ 原告前以系爭專利受侵害對被告提起侵害專利權有關財產權爭議等事件，經本院以110年度民專訴字第61號民事判決駁回原告之訴，嗣經111年度民專上字第30號民事判決撤銷改判，復經最高法院以112年度台上字第2702號民事判決發回本院，經本院以113年度民專上更一字第4號民事判決認定系爭產品落入系爭專利請求項1至4、9之均等範圍，判決被告應給付原告360萬元及法定利息，經被告提起上訴，最高法院以115年度台上字第403號民事判決駁回被告上訴而確定（下稱另案民事判決）。

㈣ 被告前以系爭專利違反核准時專利法第120條準用同法第26條第1、2、4項及第120條準用同法第22條第2項規定，對之提起舉發，經濟部智慧財產局為「請求項1至9舉發不成立」之審定處分，被告不服提起訴願，復經經濟部訴願決定駁回，原告不服向本院提起行政訴訟，經本院命原告為參加人獨立參加訴訟，嗣經本院113年度行專訴字第27號判決判處被告敗訴，被告不服提起上訴，經最高行政法院以114年度上字第159號行政判決駁回被告上訴而確定。

• 系爭專利及系爭產品之技術內容：

(一)    系爭專利申請專利範圍分析：

(二)    系爭產品之技術內容：

原告主張被告所製造並安裝於台電公司大潭電廠之系爭產品落入系爭專利請求項1至9之均等範圍（本院卷三第20頁），而被告同意以系爭產品操作及維護手冊（原證6）作為系爭產品之實物內容（本院卷三第190頁），就系爭產品內容說明如下：

迴轉式攔污柵

迴轉式攔污柵高壓噴洗裝置

迴轉式攔污柵的鍊條鬆弛機構

鍊條鬆弛感器裝設圖

鍊條鬆弛感器裝設圖

對應系爭專利請求項1的技術特徵，系爭產品的技術內容可描述為：「一種迴轉式欄污柵，具有鏈條鬆弛感應機制，用於攔撈水中的污物，其包括：一環狀篩網，具有一環狀軌道、設置於該環狀軌道中的一迴轉鏈條以及設置於該迴轉鏈條上的複數個篩網結構；一動力裝置，設置於靠近該環狀篩網頂部的一基座上，用以提供動力供該迴轉鏈條旋轉；一污物收集斗，設置於該迴轉式欄污柵的頂部正下方，用以收集該等篩網結構中所攔下的污物；一感知器，設置於該基座上，並且位於距離該環狀篩網之運行軌跡最外緣一預定距離的位置處；一傳動機構，固定於該等篩網結構之其中之一的一側邊，其具有一感應齒輪以及一位移齒排(或齒條)；以及一弧板，固定於該環狀軌道的底部；當該迴轉鏈條鬆弛而使該環狀篩網在其底部下垂時，該弧板會觸動該傳動機構的該感應齒輪以使該位移齒排(或齒條)在該環狀篩網的徑向方向上伸長，當該位移齒排（或齒條）超過該環狀篩網之運行軌跡的最外緣的一伸長量大於或等於該感知器與該環狀篩網之運行軌跡最外緣之間的該預定距離時，該位移齒排(或齒條)便會在行經該感知器時觸發該感知器並且切斷該動力裝置之動力供應」。

• 專利有效性部分：

	乙證3為1985年9月17日公告之美國第4541930號專利案，公告日係早於系爭專利申請日（西元2014年11月25日），可為系爭專利之先前技術
	乙證4為2013年1月23日公開之中國大陸第102887553A號「一種迴轉濾網式格柵除污機」專利案，公開日係早於系爭專利申請日(西元2014年11月25日)，可為系爭專利之先前技術
	乙證5為2009年5月6日公開之中國大陸第101423170A號「乘客傳送設備」專利案，公開日係早於系爭專利申請日(西元2014年11月25日)，可為系爭專利之先前技術
乙證6之封面雖載明健鑫環境工程股份有限公司迴轉式攔污柵安裝手冊，惟原告否認其形式真正（本院卷二第108頁、卷三第191頁），依民事訴訟法第357條規定，私文書應由舉證人證其真正。但他造於其真正無爭執者，不在此限，是當事人提出之私文書，必先證其真正，始有形式上之證據力（最高法院110年度台上字第1625號民事判決意旨參照），本件被告就上開舉證責任無意見，惟迄至言詞辯論終結前均未能舉證乙證6之形式真正，自無法作為系爭專利有效性適格之證據。
	乙證7係台電公司林口電廠更新擴建計畫迴轉式攔污柵製造安裝工程的安裝手冊，承包廠商為原告，其封面有工地負責人以及品管負責人的簽名，且有承包商原告之用印，原告亦不爭執其形式真正（本院卷二第108頁、卷三第191頁），該手冊由文件及圖組合而成（是否可作為系爭專利不具新穎性之證據詳如後述）。
乙證8係台電公司林口電廠更新擴建計晝迴轉式攔污柵製造安裝工程的運轉維護手冊，承包廠商為原告，其封面有工地負責人以及品管負責人之簽名，且有承包商即原告之用印，原告亦不爭執其形式真正（本院卷二第108頁、卷三第191頁）。

(一)    乙證7足以證明系爭專利不具新穎性：

(1).乙證7為台電公司北部施工處安裝手冊，封面記載：「工程名稱：林口電廠更新擴建計畫迴轉式攔污柵製造安裝工程」、「業主：台灣電力公司北部施工處」、「承包廠商：健鑫環境工程股份有限公司」，下方欄位並有工地負責人、品管負責人及承包商（即原告）工地專用章等情，日期則為104年6月，原告就其形式真正不爭執（本院卷二第108頁、卷三第191頁）。又乙證7圖號2858-21-004附圖右下角欄位除有原告名稱及圖名外，其中製圖、設計、審核、核准欄位則有員工簽名及日期（本院卷一第457頁），原告就上開附圖確有簽名及日期，右下角亦有其名稱等情亦不爭執（本院卷三第193頁）。

(2). 乙證7圖號2858-21-009（本院卷一第462頁）其中審核、核准人員分別為陳崑峯、吳子卿，簽名欄後均為「5-22-13」等情，原告亦不爭執陳崑峯、吳子卿為其所屬人員（本院卷三第193頁），堪認係原告人員於西元2013年5月22日（即102年5月22日）所審核、核准。觀諸上開圖面可知，已揭示鏈條鬆弛檢知裝置，包括該裝置的組成、各組成元件的形狀尺寸以及安裝方式等，其中近接開關110、齒條8、正齒輪7等組成元件與系爭專利之感應器4、觸動桿53、齒輪51等元件完全互相對應，且以上圖式鏈條鬆弛偵測裝置其元件間的連結關係與系爭專利圖1至5完全相同，因元件以及元件連結關係相同，功能或作用自然相同，是上開圖面與系爭專利請求項1至9之技術內容完全相同，另以上開圖面與系爭專利比對，上開圖面亦與系爭專利第二圖完全相同（本院卷一第27、47頁、卷三第205頁），系爭專利於103年11月25日提出申請，而上開圖面審核、核准日期則為102年5月22日，均早於系爭專利申請日。

(3). 又經本院函詢台電公司關於林口電廠更新擴建計畫迴轉式攔污柵製造安裝工程之安裝手冊、安裝施工圖等，經台電公司核能火力發電工程處北部施工處以115年2月3日北施字第1153360283號函檢附蓋有原告公司圓戳章之竣工圖，並稱僅留存迴轉式攔污柵設備安裝施工圖之竣工圖，其餘文件並無留存等語（本院卷二第211至217頁），惟被告係台電公司大潭電廠新建工程之承包廠商，為兩造所不爭執，且有中華工程股份有限公司115年7月24日中工法務字第1150724027號函在卷可參（本院卷三第39頁），由原告不爭執乙證7、8形式真正、台電公司前開回函及檢附之竣工圖可知，原告亦為台電公司林口電廠之承包廠商，而乙證7則係原告提供台電公司的安裝手冊，且由其封面頁工地負責人、品管負責人之簽名可知乙證7乃原告關於林口電廠更新擴建計畫工程履約之一部分，應可認定。

(4). 次查，原告係於101年10月31日取得台電公司林口電廠之更新擴建工程，而乙證7之圖號2858-21-009（下稱乙證7之設計圖）下方有審核、核准人員之簽名，後方則有簽核日期（本院卷一第462頁），原告亦不爭執前開審核、核准之人為原告人員，依審核、核准日期均為西元2013年5月22日，可知原告於102年5月22日即系爭專利申請前（系爭專利申請日為103年11月25日）即已完成乙證7設計圖之製作，另台電公司上開回函檢附之竣工圖，除蓋有原告之圓戳章外，其審核、核准人員亦為陳崑峯、吳子卿，均與乙證7之設計圖相同，其上並有「核可文號：1007-137-P-CP25-0062」、「核可日期：10/22/2013（即西元2013年10月22日）」等情明確（本院卷二第213至217頁），以二者互核觀之，可知原告確於102年5月22日完成乙證7之設計圖後即送交台電公司審查，經台電公司於同年10月22日核可各節，堪已認定。

(5). 又專利法不具新穎性之規定為「申請前已公開實施者」(第22條第1項第2款)，此實施係包含「製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口等行為」(同法第58條)。而「公開實施，指透過前述行為而揭露技術內容，使該技術能為公眾得知之狀態，不以公眾實際上已實施或已真正獲知該技術內容為必要」(專利審查基準第二篇第2.2.1.2節參照），又「公眾指不特定多數人。又因販賣為目的，而其物已成為不特定人得為交易標的之階段，即屬公開，並不需將該物體解體而得知其結構後，才被認為公開」(最高行政法院109年度判字第28號行政判決意旨參照)。

(6). 原告為台電公司承包廠商已如前所述，而台電公司工程採購程序係依循政府採購法辦理，為原告所自承，則得標廠商按行政院公共工程委員會頒佈之「公共工程施工進度管理作業參考要件及附件」履約，是原告依政府採購法規定（包括投標、開標決標以及履約），向台電公司販賣「一種具有鏈條鬆弛感應機制的迴轉式攔污柵設備」，原告基於販賣上開產品，至少已向台電公司內部不特定人揭露乙證7之設計圖，已該當「因販賣為目的，而其物（即一種具有鏈條鬆弛感應機制的迴轉式攔污柵設備）已成為不特定人得為交易標的之階段」，洵屬無疑，是原告主張乙證7之設計圖為內部文件並未對外公開乙節，委無可採。至於原告另以政府採購法第34條第4項規定機關對於廠商投標文件，除供公務上使用或法令另有規定外，應保守秘密而主張上開設計圖為內部文件乙節，惟前項規定係規範機關，並不及於承包廠商，乙證7之設計圖為原告承包林口電廠之更新擴建工程後向業主台電公司提出，自與前開規定無涉，原告主張，尚難採憑。是以，乙證7之設計圖因原告已於系爭專利申請日前向台電公司公開，為系爭專利之先前技術，而乙證7與系爭專利請求項1至9完全相同，業經本院認定如前，從而，系爭專利請求項1至9即不具新穎性。

• 結語：

乙證7已足以證明系爭專利不具新穎性，依專利法第120條準用同法第22條第1項第2款之規定，不得取得專利權，是依智慧財產案件審理法第41條第2項規定，原告於本件民事訴訟自不得對被告主張系爭專利之權利，則本件關於系爭專利進步性、是否為專利權效力所不及、損害賠償等其餘爭點，即無逐一論駁之必要。是以，原告依專利法第120條準用同法第96條第2項、第97條第1項第2款之規定請求如更正後聲明所示，即無理由，應予駁回。原告之訴既經駁回，其假執行之聲請即失其依據，應併予駁回。

• 智慧財產及商業法院 115 年度民商訴字第8號判決
• 判決結果：被告應賠償150萬元
• 其他引用法條：公司法第23條、商標法第2、29、68、71條、智慧財產案件審理法第2、5、10條、民法第2、203、229、233條、民事訴訟法第79、466條

• 【兩造使用之商標高度近似】

• 查系爭商標1呈現之圖案，中心為一圓形，上、下、左、右均有1個三瓣花瓣之圖形所組成，各花瓣邊緣均為弧形，花瓣尾端向外捲翹，4個花瓣大小長度均相同；系爭商標2呈現之圖案，中心為一圓形，上、下、左、右均有1個三瓣花瓣之圖形所組成，各花瓣邊緣均為弧形，花瓣尾端向外捲翹，上方及左、右兩側之花瓣大小、長度均相同，下方之花瓣相較前開花瓣長度較長；系爭商標3之圖樣為哥德體風格（Blackletter/Old English）之外文字體，於哥德體之外文 𝕮（C）內增加一細直線，於哥德體之外文 𝕳（H）內左側增加4條具有曲線之橫線，右側增加1條具有曲線之豎線、2條具有曲線之橫線。系爭商標與附表所示之被告圖樣互核觀之，附表編號1、2所示之被告圖樣，中心為一圓形，上、下、左、右各有1個三瓣花瓣，各花瓣邊緣均為弧形，花瓣尾端向外捲翹，4個花瓣大小長度均相同，前開圓形與各花瓣間各有1個小正方形圖樣，與系爭商標1高度相似。附表編號3、3-1所示之被告圖樣，中心為一圓形，上、下、左、右各有1個三瓣花瓣，各花瓣邊緣均為弧形，花瓣尾端向後捲翹，4個花瓣大小長度均相同，與系爭商標1、2高度相似。附表編號4所示之被告圖樣，中心鑲嵌一透明圓形石材，上、下、左、右各有1個三瓣花瓣，各花瓣邊緣均為弧形，花瓣尾端向外捲翹，上、下方花瓣大小長度均相同，左、右側花瓣大小長度均相同，然較上、下方花瓣之長度為長，與系爭商標1高度相似。附表編號5所示之被告圖樣，中心鑲嵌一透明圓形石材，上、下、左、右各有1個三瓣花瓣，各花瓣邊緣均為弧形，花瓣尾端向外捲翹，4個花瓣大小長度均相同，與系爭商標1高度相似。附表編號6-1所示之被告圖樣，左右為哥德體風格之外文字體，其外型完全與系爭商標3相同，僅線條之粗細有所差異，上下分別標示925、2011之數字，上開數字為常見標示銀飾銀含量及西元年份之數據，消費者之寓目印象仍以前開哥德風字體為主，故與系爭商標3高度相似。附表1編號6、7所示被告圖樣，中心為一圓形，上、下、左、右各有1個二瓣花瓣，各花瓣邊緣均為弧形，花瓣尾端向內相對捲曲，4個花瓣大小長度均相同，而各花瓣中間各有1瓣細長花瓣，前開圓形與各花瓣間各有一小正方形圖樣，與系爭商標1之花瓣捲向、花瓣瓣數、花瓣組成方式均不相同，故與系爭商標1非相似。附表1編號3-2、8至11所示被告圖樣，中心鑲嵌一透明圓形石材，上、下、左、右各有1個三瓣花瓣，各花瓣邊緣均為弧形，花瓣尾端向外捲翹，上方及左右兩邊之花瓣大小、長度均相同，下方之花瓣較前開花瓣長，與系爭商標2高度相似等情，有原告所提之被告商品照片、被告公司官方網站截圖照片可參，是附表編號1至5、6-1、8至11所示被告商品所使用之前開被告圖樣與系爭商標1或2或3整體構圖高度近似，故兩造使用之商標為近似，且近似程度高。至於附表編號6、7所示被告商品所使用之前開被告圖樣與系爭商標1仍有可資區別之特徵，難認為近似。

•  【兩造使用類別為同一或高度近似】

• 系爭商標分別指定使用於第9、14、18、25、34類各種珠寶、首飾、皮包、服飾、鞋子、眼鏡、菸具等商品，均有經濟部智慧財產局商標資料檢索服務系統查詢資料可考。被告公司使用附表所示各被告圖樣於手鍊、項鍊、戒指、耳環等商品，兩者均同屬首飾類別，二者在功能上及滿足消費者之需求上，具有關聯性，應屬同一或類似商品，且類似程度高。　　

• 商標識別性之強弱】

• 系爭商標之文字或圖樣，與附圖1、2、3所示之指定使用之服務間尚無直接明顯之關聯，消費者會將其視為指示及區別來源之識別標識，具有相當識別性。 

• 【相關消費者對商標熟悉之程度】

• 原告為國際精品時尚產業領導品牌之一，為我國消費者所熟知，有原告所提出之媒體報導資料可參，被告未提出被告圖樣之商品在我國市場之銷售量、市場佔有率、廣告資料等具體證據以供本院參酌，是由被告所舉之證據，尚無法認為被告圖樣為我國相關消費者所熟知，相較於原告系爭商標之高知名度與高度識別性，應認系爭商標較為相關消費者所熟知，而應給予更大之保護。　
• 本院綜合審酌附表編號1至5、6-1、8至11所示之被告圖樣與系爭商標1或2或3整體構圖高度近似，並使用於同一或高度近似之商品，系爭商標1、2、3具有識別性，無客觀證據判斷相關消費者對上開被告圖樣熟悉之程度，相關消費者可能混淆誤認之情事等，堪認附表編號1至5、6-1、8至11所示之被告圖樣之使用，確有使具有普通知識經驗之相關消費者誤認前開被告圖樣與系爭商標1或2或3相同，或二者間有授權、加盟或關係企業等類似關係存在，而有致相關消費者混淆誤認之虞，自應構成商標法第68條第3款之商標侵權行為。至於附表1編號6、7所示之被告圖樣與系爭商標1仍有可資區別之特徵，尚難認構成商標法第68條第3款之商標侵權行為。　　

• 原告依商標法第69條第3項、第71條第1項第3款規定，請求被告連帶負損害賠償責任，為有理由：
• 經查，系爭商標分別於99年12月1日、102年3月16日、102年10月16日經註冊公告，均有智慧局商標資料檢索服務系統查詢資料可考，商標權既採登記及公告制度，處於任何人均可得知悉之狀態，又被告公司亦為經營販賣飾品之業者，對於同為服飾、飾品業之原告所註冊之商標，應較一般消費者有更高之認識並有注意及查證之能力，故被告公司使用如附表編號1至5、6-1、8至11所示之被告圖樣販賣飾品，致侵害原告就系爭商標之商標權，主觀上應有過失，故原告依商標法第69條第3項規定，請求被告公司賠償損害，自屬正當。又被告蔡咏霖為被告公司之負責人，亦有實際參與公司之經營、業務，足見被告蔡咏霖亦知悉被告公司有侵害原告商標權之事實，依公司法第23條第2項規定，自應與被告公司連帶負損害賠償責任。原告主張附表編號1至5、6-1、8至11所示被告商品之個別商品零售單價分別為1,550、1,060、814、752、1,984、260、1,224、1,456、992、1,900元，有該等商品銷售頁面在卷可參，該金額亦為被告所不爭執，應堪採信。又被告對於原告主張應以前開商品零售單價之1500倍計算損害賠償額，再依同業利潤標準計算毛利數額，以最後金額主張為本件之損害賠償額之計算方式。是依原告起訴狀附表所列之損害賠償計算方式，於扣除未侵害系爭商標之系爭耳環商品B後，所得之賠償金額為359萬7,600元。

• 被告復主張依商標法第71條第2項酌減損害賠償等語，按商標法第71條第2項所定顯不相當由法院酌減侵害商標賠償金額，其立法目的是為避免賠償金額過高，違反比例原則，是否顯不相當，應視賠償金額有無合理反映實際損害程度、侵害行為嚴重性、被害人權益受損情況、侵害人故意過失程度、被害人所受經濟利益損失、侵害產品與原商標商品市場關聯性、侵害時間長短、侵害行為對市場秩序、交易安全破壞程度等因素，判斷是否合理相當。由此因素檢視本件被告公司侵害之時間自113年10月14日起至114年3月5日止，或自113年5月27日開始販賣，侵權期間非長，影響市場交易安全尚非嚴重，原告就實際損害及利益未提出具體估算與證據。因之，本院認前開損害賠償金額仍屬過高，爰酌減至150萬元為合理。是原告請求被告應給付150萬元，為有理由，至逾此範圍之請求，即屬無據，應予駁回。　

• 另按給付有確定期限者，債務人自期限屆滿時起，負遲延責任。給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他相類之行為者，與催告有同一之效力，民法第229條第1項及第2項分別定有明文。又遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息。但約定利率較高者，仍從其約定利率。應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為百分之5，民法第233條第1項及第203條亦有明文。查本件係屬侵權行為損害賠償之債，核屬無確定期限之給付，且係以支付金錢為標的，則依前揭法律規定，既經原告提起本件訴訟，而原告所提民事起訴狀繕本係於114年12月30日寄存送達被告，於115年1月9日生送達之效力，有本院送達證書在卷可參，是被告應自本件民事起訴狀繕本送達之翌日即115年1月10日起負遲延責任。是以，原告請求被告應自115年1月10日給付法定遲延利息，即屬有據，應予准許。　

• 原告依商標法第69條第1、2項規定，請求被告公司排除、防止侵害、銷毀部分：
• 按商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之，有侵害之虞者，得請求防止之；商標權人依前項規定為請求時，得請求銷毀侵害商標權之物品及從事侵害行為之原料或器具，商標法第69條第1項、第2項前段分別定有明文。所謂侵害，乃第三人不法妨礙商標專用權之圓滿行使，而商標專用權人無忍受之義務。侵害須已現實發生，且繼續存在。所謂有侵害之虞，係侵害雖未發生，就現在既存之危險狀況加以判斷，其商標專用權有被侵害之可能，而有事先加以防範之必要，但不以侵害曾一度發生，而有繼續被侵害之虞為必要。準此，商標權人排除侵害的態樣有二：一為排除侵害請求權，旨在排除現實已發生之侵害；另一為防止侵害請求權，旨在對現實尚未發生之侵害予以事先加以防範。無論是排除侵害、防止侵害，均不以侵害人主觀上有故意或過失為要件。查被告公司既有原告主張之前揭違反商標法第68條第3款之侵害商標權行為，已如上述，原告依上開規定請求被告公司不得使用相同或近似於系爭商標之文字於附表所示商品、有關之商業文書、廣告、數位影音、電子媒體、網路、網站或其他媒介物，並應除去及銷毀附表編號1至5、6-1、8至11所示之商品、有關之廣告、網頁、應用程式、招牌、型錄及其他行銷物品，為有理由，至逾此範圍之請求，即屬無據，應予駁回。　 

• 綜上所述，原告為系爭商標之商標權人，依據商標法第69條第1、2、3項、第71條第1項第3款規定，請求被告公司排除、防止侵害、銷毀，及請求被告給付原告如主文第2項所示之金額本息，均為有理由，應予准許。
• 本判決原告如主文第2項所示勝訴部分，兩造分別陳明願供擔保請准宣告假執行或免為假執行，核無不合，爰分別酌定相當之擔保金額，予以准許。至原告敗訴部分，其假執行之聲請因失所附麗，亦予駁回。
• 本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提之證據，經審酌與本院前揭判斷均不生影響，爰不另逐一論述指駁。

• 據上論結，依智慧財產案件審理法第2條、民事訴訟法第79條，判決如主文。

• 商品及服務類別及名稱：
• 第14類「人造珠寶、貴金屬及寶石製之珠寶；戒指；耳環；墜子；項鍊；手鍊、手鐲；袖扣鏈扣；吊牌式墜子；手錶；胸針。」商品
• 第18類「皮包；手提袋；手提箱；肩背包；公事包；背包；側背包；背囊；皮夾；行李袋；旅行袋；行李箱；傘；提背包。」商品
• 第25類「男女衣服；襯衫；Ｔ恤；毛衣；汗衫；運動褲；背心；牛仔服裝；褲子；皮褲；夾克；外套；帽子；靴鞋；襪子；服飾用皮帶；裙子；洋裝；內衣褲。」商品
• 第34類「菸具；打火機；火柴；煙嘴；非貴金屬製之香菸盒；雪茄盒；菸灰缸；菸架；雪茄菸切刀；煙袋。」商品

• 智慧財產及商業法院 115年度行商速字第14號判決
• 判決結果：系爭商標維持廢止
• 其他引用法條：行政訴訟法第49.1、98條、商標法第63、66條、商標法施行細則第13條、民事訴訟法第385、386條、智慧財產案件審理法第2條

• 商標法第63條第1項第2款規定：「商標註冊後有下列情形之一，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：…二、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年者。但被授權人有使用者，不在此限。」又同法第5條規定：「（第1項）商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。（第2項）前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。」另同法第57條第3項規定：「依前項規定提出之使用證據，應足以證明商標之真實使用，並符合一般商業交易習慣。」並為同法第67條第3項準用之。是否真實使用，應自其交易期間、商品種類、銷售量、交易方式是否符合一般交易習慣等，為事實判斷，並由商標權人提出證據證明之。商標權人為證明使用商標之事實，所檢送之使用證據應有註冊商標、日期及使用人的標示，或其他可以辨識其為註冊商標、日期及使用人的佐證資料，或有可將使用證據互相勾稽串聯，足以認定其有使用註冊商標的客觀事證。又商標權人雖未使用或繼續停止使用註冊商標已滿3年，但其有授權他人為其使用，且被授權人之使用符合商標真實使用時，固可視為商標權人有使用，而不構成註冊商標之廢止事由，惟商標權人應證明其係基於在我國行銷之目的而授權他人使用商標，否則仍無法將其視為商標權人之真實使用。

• 原告所提證據並無法證明其於參加人申請廢止日前3年內，有自行或授權他人行銷使用系爭商標於指定服務之真實使用：

1. 系爭商標由一卡通化的動物玩偶正面臉部圖案搭配下方之外文「BADOU」構成，並指定使用於第035類服務。
2. 原告所提廢止答證1之商標註冊證、答證2之臺灣南投地方檢察署檢察官不起訴處分書以及113年12月13日補充答辯書所提廢止附件1之「明山森林會館」Google地圖資料，皆與系爭商標之實際使用情形無涉。又原告所提附件1之契約書廢止附件2之臺灣南投地方法院112年度智字第1號民事判決及相關筆錄，亦非屬系爭商標之實際使用事證，且觀諸該契約書及判決內容至多僅能知悉原告與明山公司曾就系爭商標及「妖怪村」、「KUMAR及圖」等相關商標簽訂使用協議後，因雙方對於相關商標及著作歸屬，以及契約終止後明山公司有無侵害原告商標權等法律關係，互有爭執，而經該法院判決確認原告與明山公司間於109年6月30日後之系爭商標及相關商標授權關係不存在，原告仍應提出客觀具體事證，以證明其於參加人申請廢止日前3年內，有自行或另外授權他人行銷使用系爭商標於指定服務之真實使用情形。
3. 又原告就其主張系爭商標於授權期間之使用事證，雖提出廢止答證3之「妖怪村卡通」為關鍵字搜尋圖片之Google檢索結果資料、答證4之「妖怪村大突襲2 !!八豆妖之找貓日常〜」直播影片截圖畫面、附件1之西元2016年6月30日發表於「妖怪森林-溪頭松林町」Facebook粉絲專頁貼文等。然觀諸上開多數資料並無明確日期可稽，或早於本件申請廢止日（112年6月28日）前3年，且相關照片或圖片中僅能見與系爭商標圖樣上方相似之卡通化動物玩偶臉部圖案，然其上圖案所呈現之表情、姿態則與系爭商標並非完全相同，亦未見其結合弧形排列之大寫外文「BADOU」之系爭商標完整使用。另觀之該卡通化動物玩偶圖案出現時，僅係用來介紹有關景點、設施及活動等，此與系爭商標所指定使用於如附圖第35類服務之交易過程並無關聯，尚難為消費者將其作為系爭商標使用於所指定服務之具體事證。
4. 另原告主張自行使用系爭商標於「妖怪-糖狗村」園區，雖提廢止答證5之西元2016年12月1日發表「妖怪村的姐妹作狗村莊隱身南投山間」網路報導、西元2022年8月1日發表「南投市景點》妖怪創界糖狗村，好拍的妖怪創意園區，神隱少女鍋爐爺爺泡腳池」網路文章部分截圖畫面及西元2020年10月26日與2023年2月12日發表「妖怪創界-糖狗村」Facebook粉絲專頁貼文、答證6之「妖怪_糖狗村」内貨架諸多商品之使用影片光碟等，均未見系爭商標之使用，或僅能見系爭商標圖樣之卡通化動物玩偶臉部圖案，而無系爭商標之完整使用態樣，且部分造型與系爭商標圖樣之卡通化動物玩偶圖案相似之馬克杯、布偶或提袋等商品，核與所指定服務無關，亦無商品之拍攝日期可稽，自難謂屬於系爭商標實際使用於所指定服務之具體事證。
5. 據上，依原告所提相關事證，尚難以證明原告於參加人申請廢止日前3年內，有自行或授權他人使用系爭商標於指定服務之真實使用情形。

• 原告固主張參加人已於廢止申請書內自承明山公司於112年6月27日仍有使用系爭商標之情形，且在雙方之授權使用關係未經法院判決確定之前，原告即無從自行或再授權他人使用系爭商標，縱其未使用系爭商標，係出於法院裁判結果未定等考量，參加人申請廢止系爭商標之註冊，於法未合等等。惟查：

• 參加人係以「妖怪村」、「枯麻」、「八豆」等關鍵字進行Google檢索，獲得明山公司有使用上開商標於旅宿業或商店街之結果，並無搜尋到系爭商標使用於附圖所示服務之情事，故原告執此主張參加人已自承明山公司於112年6月27日仍有使用系爭商標之情形，即非有據。

• 商標法第63條第1項第2款所稱「正當事由」，係指商標權人由於事實上之障礙或其他不可歸責於己之事由，以致無法使用註冊商標以生產製造、加工、揀選、批售或經紀其指定之商品而言，例如海運斷絕，原料缺乏或天災地變，以致廠房機器有重大損害，一時不能開工生產或銷售等（最高行政法院55年判字第301號、56年判字第71號判決先例可資參照）。
• 本件依臺灣南投地方法院112年度智字第1號民事判決雖確認原告與明山公司間於109年6月30日後之系爭商標授權關係不存在，故明山公司自該日後之商標使用行為，即非原告基於行銷之目的而授權他人使用商標，自無從視為商標權人之使用行為，並不得再以明山公司於前揭日期後之相關使用事證，作為原告合法使用系爭商標之證明。原告既主張與明山公司於109年6月30日終止雙方間商標之授權使用關係，當知悉明山公司自終止授權後已非其被授權人或同意使用之人，則為繼續維護其商標權利，即須自行或另行授權他人持續使用系爭商標於指定服務，始符商標法保護商標權之立法目的。縱使原告與明山公司間因系爭商標授權爭議而有涉訟情事，然其係基於自身主觀上之認知或顧慮，自行決定不使用系爭商標，即與因事實上障礙或其他不可歸責於己事由，致客觀上無法使用系爭商標之情況有別，尚難認其於本件申請廢止日前3年內未使用系爭商標具有「正當事由」。故原告上開主張並不足採。

• 綜上所述，本件依原告所舉證據均未能證明其於申請廢止日（112年6月28日）前3年內，確有基於行銷目的將系爭商標使用於所指定如附圖所示服務，亦無未使用之正當事由，故系爭商標應有商標法第63條第1項第2款之廢止註冊情形。從而，被告所為系爭商標之註冊應予廢止之原處分，並無違誤，訴願決定予以維持，核無不合。原告訴請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。

• 商品及服務類別及名稱：
• 第35類「廣告之企劃設計製作及宣傳品遞送。代理國內外廠商各種產品之報價投標經銷商情之提供及櫥窗之設計。為工商企業籌備商展及展示會及博覽會之服務。提供商品業加盟連鎖經營企業管理諮詢分析顧問。超級市場、便利商店、購物中心、郵購、電視購物、網路購物、農產品零售、食品及飲料零售、水產品零售、煙草製品零售、網路拍賣。」服務 

活動名稱

活動內容

• 活動名稱：
• Geographical Indications, Certification Marks and Quality Labels: new opportunities for Trademark Attorneys？

• 討論議題：

1. 各國地理標示、證明標章及相關保護制度與作法
2. 自由貿易協定（FTAs）、里斯本協定體系等國際制度
3. 商標代理人及智慧財產權專業人員在此領域所扮演的角色
4. 商標與地理標示之間的衝突
5. 葡萄酒及烈酒之地理標示保護與執法
6. 臺灣在地特色烈酒之保護實務及外國地理標示在臺灣市場之保護等議題。

主辦單位

舉辦地點

舉辦日期

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活動內容

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